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Mediante un’ordinanza del tutto inedita per l’Europa, il Tribunale di Roma ha riconosciuto tutela ai marchi rinomati della Juventus: una decisione che attesta l’autonomia giuridica degli NFT ma che, tuttavia, lascia ancora aperti molti interrogativi.
I fatti all’origine della controversia
Recentemente la Juventus FC ha instaurato un procedimento cautelare dinanzi al tribunale di Roma al fine di ottenere un’ingiunzione nei confronti di una società italiana che gestisce un fantacalcio basato su carte digitali di giocatori, NFT (Non-Fungible Token), ospitato sulla piattaforma più grande al mondo di exchange di criptovalute Binance.
Nello specifico, la società Blockeras S.r.l. aveva prodotto e commercializzato alcuni NFT (Non Fungible Token) e altri contenuti digitali recanti una fotografia dell’ex giocatore di calcio Christian (“Bobo”) Vieri con la maglia della Juventus Football Club e l’indicazione della squadra, senza il consenso della società calcistica.
Pertanto, la Juventus Football Club S.p.A. si era rivolta al Tribunale di Roma lamentando la violazione dei propri marchi denominativi JUVE e JUVENTUS e del marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianche e nere con due stelle sul petto.
La Blockeras si era opposta alla concessione delle misure inibitorie facendo valere l’autorizzazione ottenuta dal calciatore Vieri all’uso della sua immagine, sostenendo l’assenza del “periculum in mora” e affermando che i marchi della Juventus non risultavano registrati per prodotti virtuali.
La pronuncia del Tribunale di Roma
Il 20 luglio 2022, il Tribunale ha accolto le richieste della Juventus, ritenendo che le attività della Blockeras oggetto del ricorso integrassero l’ipotesi di concorrenza sleale e appropriazione dei pregi connessi ai marchi utilizzati oltre che un pericolo di danno per la società calcistica.
Il Tribunale, con un’ordinanza fra le prime in cui un giudice italiano si pronuncia sulla tutela dei marchi nel Metaverso, seppure in applicazione della normativa esistente, ha riconosciuto tutela extra merceologica ai marchi rinomati della Juventus, seppure la società avesse correttamente registrato i marchi nella classe 9 della Classificazione di Nizza (file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili), un passaggio ormai quasi obbligatorio per tutti i marchi nell’epoca del Metaverso. In questo modo la società aveva già raccolto il consiglio dell’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale anche perché attiva nel settore dei crypto games o blockchain games, vale a dire videogiochi online che si basano su tecnologie blockchain e sull’utilizzo di criptovalute e NFT.
In particolare, la decisione è fondata sulla notorietà dei marchi della Juventus, sulla diffusa attività di merchandising effettuata dalla società calcistica tanto su web quanto mediante punti vendita dedicati, e sul rischio che il pubblico possa credere che i prodotti della resistente provengano dalla Juventus o siano ad essa in qualche modo collegati.
Inoltre, è stato precisato che la concessione dell’autorizzazione da parte del giocatore Vieri all’utilizzo della propria immagine mediante la creazione di card NFT alla società resistente – che riproducevano il calciatore con le diverse maglie delle squadre in cui ha giocato – non esclude la necessità di richiedere l’autorizzazione all’utilizzo di marchi registrati inerenti le maglie e la denominazione delle squadre, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale.
Di conseguenza, l’utilizzo dei marchi in oggetto non può essere motivato (ai sensi dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore) dall’interesse della pubblicazione dell’immagine di Bobo Vieri in considerazione della notorietà del personaggio, in quanto dette pubblicazioni non sono finalizzate a scopi scientifici o didattici, né sono giustificate da un’esigenza pubblica di informazione.
Pertanto, il Tribunale di Roma, accogliendo le argomentazioni della società bianconera, ha proibito alla società resistente l’ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita degli NFT e dei contenuti digitali con la fotografia di Bobo Vieri ed ha ordinato, altresì, di ritirarli dal commercio e di rimuoverli da ogni sito e pagina internet.
In conclusione
Sembra quindi emergere la conferma che gli NFT abbiano autonomia giuridica rispetto alle immagini o ai dati a essi associati, anche perché non comportano anche la cessione del diritto d’autore.
La decisione conferma, quindi, che la difesa del marchio è possibile anche per quanto riguarda gli usi non autorizzati in contesti virtuali, e sottolinea l’opportunità di estendere la registrazione del marchio per quanto riguarda l’uso in ambienti quali i giochi online, blockchain, NFT e Metaverso.
In conclusione, la pronuncia in commento lascia, in ogni caso, aperti molti interrogativi sul ruolo e sulle responsabilità delle piattaforme nella pubblicizzazione e offerta in vendita degli NFT. Tra i profili critici è ravvisabile la modalità con cui la società resistente riuscirà a rimuovere i contenuti illeciti, anche e soprattutto sul mercato secondario laddove la titolarità dell’NFT è di un soggetto terzo.